Acción imprescriptible de nulidad sobre el registro de marcas por actuar con mala fe

Derechos de propiedad intelectual. Explotación de derechos. Interpretación de los contratos. El quebrantamiento de un pacto contractual en el que de forma inequívoca la autora se reservaba los derechos de propiedad industrial que pudieran obtenerse sobre sus obras, mediante el registro sucesivo de marcas mixtas que incorporaban títulos o gráficos afectados a derechos de propiedad intelectual de la autora, justo en los meses y años sucesivos a la firma del contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza que mediaba entre las partes y la relación de agencia convenida, constituye una actuación que no puede haber sido realizada sino de forma dolosa, para apropiarse de marcas que para su validez requerían de la inequívoca autorización de la titular de aquellos derechos.

Se establece que es imprescriptible la acción de nulidad en los casos en que la inscripción de una marca constituye un incumplimiento doloso del contrato que mediaba entre las partes, al entenderse que se ha actuado con mala fe y quebrantar este expreso pacto incluido en el contrato de agencia, aprovechando la relación de confianza existente entre las partes, es suficiente para cumplir el estándar de la exigencia de mala fe. Es decir, el ejercicio de esta acción de nulidad, en principio, estaba sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, que se computaba desde la publicación de la concesión de cada una de las marcas afectadas, salvo que el registro se hubiera realizado de mala fe (como es el caso), en que la acción se convierte en imprescriptible. La mala fe causa imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor ante una prohibición relativa, que consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate. Así, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento. Los efectos de la resolución por incumplimiento de los contratos de autorización para la adaptación de la obra de la demandante: la explotación de las obras derivadas (reproducción, distribución, comunicación pública y nueva transformación), en la medida en que reproducen elementos provenientes de las creaciones de la demandante, y mientras perduren los derechos de propiedad intelectual sobre la obra preexistente, están supeditadas a su autorización. De tal forma que la resolución por incumplimiento de los contratos que, además de autorizar la transformación, autorizaban la explotación de las obras resultantes de las adaptaciones, conlleva el cese de esta autorización, y por lo tanto que la demandante pueda prohibir las distintas formas de explotación de las obras derivadas en la medida que contengan elementos provenientes de sus creaciones; incluidas la adaptación de una obra y la autorización para la explotación de dichas adaptaciones como obras derivadas.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de diciembre de 2017, recurso 1104/2015)