Acción reivindicatoria de marca comunitaria
Marca comunitaria. Acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes. Cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM, nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria. El presupuesto previsto en el referido apartado para justificar la acción reivindicatoria, alcanza también a supuestos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto". En el caso, tras el registro de una marca comunitaria, el titular extrarregistral de la misma fórmula demanda en la que ejercita acción reivindicatoria sobre ella con fundamento en el art. 2.2 de la LM. En la confrontación entre la normativa española y la comunitaria, cabía la duda sobre la posibilidad de estimación de una reivindicación de la marca comunitaria en un supuesto no previsto en el RMC y sí en la ley nacional, dado que el art. 18 RMC únicamente prevé la posibilidad de ejercicio de una acción reivindicatoria en el caso de la cesión del agente; mientras que el art. 2.2 LM recoge una concepción mucho más amplia de la acción reivindicatoria, al permitir su ejercicio en todos aquellos casos en que, previa existencia de una relación legal o contractual entre las partes, haya existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro de la marca, en detrimento de los derechos del reivindicante. Es decir, la cuestión estriba en si, dada la asimilación de la marca comunitaria a la nacional que se hace en el art. 16 RMC, cabría el ejercicio de una acción reivindicatoria sobre una marca comunitaria, no solo cuando se trata del supuesto específico del agente, en los términos del art. 18 RMC, sino también en los demás casos previstos en el art. 2.2 LM. La mencionada duda ha sido despejada por la STJUE de 23 de noviembre de 2017, que dio respuesta a la petición de decisión prejudicial remitida por esta sala, al establecer que: «Los artículos 16 y 18 del Reglamento (CE ) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la aplicación, respecto a una marca de la Unión Europea, de una disposición nacional, como la que es objeto del litigio principal, en virtud de la cual una persona perjudicada por el registro de una marca solicitado con fraude de sus derechos o con violación de una obligación legal o contractual puede reivindicar la propiedad de dicha marca, siempre y cuando la situación de que se trate no esté comprendida en los supuestos del artículo 18 de este Reglamento». A la luz de este pronunciamiento del TJUE, ha de considerarse que no ha habido infracción del art. 16 RMC, único extremo al que se ciñe el recurso de casación, que, en consecuencia, debe ser desestimado.
(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 14 de febrero de 2018, rec. 484/2014)