Interés legítimo para solicitar la caducidad de una marca

Marcas. Caducidad por falta de uso. Interés legítimo para solicitar la caducidad de una marca.

La jurisprudencia de la sala ha reconocido legitimación activa para instar la caducidad de una marca a: (i) Quien, además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo, busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro. (ii) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor.

La amplitud de legitimación que contempla la Ley de Marcas (LM) para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso es concorde con la legitimación conferida por el art. 56.1.a) del Reglamento de Marca Comunitaria, sin que ello implique que la acción de caducidad marcaria pueda convertirse en una especie de acción popular no reconocida ni en el ámbito civil en general ni en el marcario en particular. La LM impone al titular de la marca una carga consistente en el uso efectivo y real de la misma, bajo pena de caducidad.

El caso presente tiene la particularidad de que, aunque la demandante no sea titular de la marca cuya caducidad pretende, la tiene transmitida a su favor por contrato de compraventa. De haberse cumplido ese contrato, la consecuencia lógica es que la marca se hubiera inscrito a nombre del adquirente, en cuanto que nuevo titular, pero ello no se ha llevado a cabo por discrepancias entre las partes sobre su cumplimiento y, sobre todo, porque la adquirente no ha pagado el precio pactado en el contrato, que incluía todo el negocio. Aunque en el contrato de compraventa del negocio solo se hacía mención expresa a la transmisión de la marca en concreto, la misma no estaba registrada como tal en la fecha del contrato, por lo que, dados los amplios términos del contrato sobre toda la transmisión del negocio a la compradora y la mención explícita a que se cedían todas las acepciones de esa marca, menos una, debe entenderse que la marca que sí estaba registrada en esa fecha a favor de la vendedora estaba incluida en la transmisión y, a partir de la fecha del contrato, su uso competía a la adquirente. A cuyo efecto, debe tenerse presente que la marca puede ser usada directamente por su titular o por un tercero con su consentimiento que, en este caso, debe entenderse concedido por la transmisión en globo de todo el negocio y los propios términos del contrato.

En este contexto, si la adquirente no ha cumplido su obligación principal como compradora del negocio -el pago del precio-, que justificaría el efecto traslativo del dominio respecto de la marca y su consiguiente inscripción registral a su favor, constituye un fraude de ley que pretenda obtener la caducidad de la marca, máxime cuando su uso, por pacto contractual, en la práctica depende de ella y no de la titular registral.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 7 de febrero de 2023, recurso 4016/2019)