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Cálculo de indemnizaciones en el derecho de marcas

Marcas. Acciones de nulidad e infracción de marca registrada. Caducidad por falta de uso. Riesgo de confusión. Daños y perjuicios. Cuantificación.

La infracción de una marca legitima a su titular para ejercitar las acciones civiles previstas en la Ley de Marcas, entre las que se encuentra la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos. La Ley distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios y el cálculo de la misma. La aplicación de estas reglas de cálculo implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado, resultando de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. La doctrina general, pacífica y reiterada, de la Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios de que no se presumen, sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe, tiene una excepción jurisprudencial, que estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, de cuando haya una norma legal específica) cuando los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella. Pero, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba. En última instancia, la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales de instancia. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de la «indemnización de daños y perjuicios» trasciende la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia su apartado 1, porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor, que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida. En aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por ese titular, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Una vez puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un perjuicio para el titular, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro de los que recoge el art. 43.2, aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, facultad del al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido. Aunque la regla del apartado 5 acentúa la objetivación de la compensación económica, no puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso se se constata que la infracción no pudo ocasionar perjuicio alguno al titular. Exige como presupuesto previo la existencia del perjuicio, con independencia de su entidad, sin alterar la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación le ocasionó daños o perjuicios superiores, lo que se relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del apartado 2, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

(Sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo civil, de 3 de octubre de 2019, rec. 986/2017)