Complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal

Propiedad industrial. Marca notoria. Publicidad a partir de palabras clave. Justa causa. Complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa. Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, este criterio sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva. La procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.
En el presente caso, la Audiencia Provincial ha considerado que la conducta de la demandada está prohibida por la normativa sobre competencia desleal, por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación del signo idéntico a la marca notoria de la demandante. Previamente, al decidir si concurría la infracción marcaria, concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta.
La Sala considera que la calificación como desleal, por parasitaria, de la conducta de la recurrente vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que se califica de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. Al respecto, la doctrina del TJUE declara que, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa». Esto es lo que ocurre en el caso enjuiciado. Por tal razón, si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaria.

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 15 de febrero de 2017, recurso 1475/2014)