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Comercialización de productos sin licencia del titular exclusivo de la distribución a través de una plataforma online

Marcas. Uso. Comercialización de productos sin licencia del titular exclusivo de la distribución a través de la plataforma online de un tercero, que también los almacena en sus instalaciones sin conocimiento de la falta de licencia.

Según su sentido habitual, el término «uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. A este respecto, el artículo 9.2, del Reglamento n.º 207/2009, cuyo contenido se reproduce esencialmente en el artículo 9.3, del Reglamento 2017/1001, que enumera de manera no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, menciona exclusivamente comportamientos activos por parte del tercero. La finalidad de estas disposiciones es ofrecer al titular de la marca un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar, cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Sin embargo, solo un tercero que tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición.

Por otra parte, el uso de un signo idéntico o similar a la marca del titular por un tercero implica, como mínimo, que este utilice el signo en el marco de su propia comunicación comercial. De este modo, en relación con la explotación de una plataforma de comercio electrónico, son los clientes vendedores del operador de este mercado electrónico y no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado. De igual manera, crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa que el propio prestador del servicio haga uso del signo. Para que el depósito de productos provistos de signos idénticos o similares a marcas pueda calificarse de «uso» de estos signos, resulta necesario que el operador económico que se encarga del depósito persiga él mismo el fin a que se refieren esas disposiciones, a saber, ofrecer productos o comercializarlos. Si no es así, no puede considerarse que el acto que constituye el uso de la marca sea obra de esa persona ni que el signo se utilice en el marco de su propia comunicación comercial.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal de Justicia declara que:

El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.

(Sentencia de 2 de abril de 2020, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Quinta, asunto n.º C-567/18)